SECONDARING MEANING: APROXIMACIONES A LA TEORIA DE LA DISTINTIVA ADQUIRIDA

SECONDARING MEANING: APROXIMACIONES A LA TEORIA DE LA DISTINTIVA ADQUIRIDA

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La posibilidad de la protección de las marcas que adquirió distintividad por su uso en el mercado debe analizarse teniendo en cuenta tanto los requisitos para el registro de dichos signos como las prohibiciones del mismo y obviamente la naturaleza de nuestro sistema jurídico.
La principal función de la marca es distinguir los productos o servicios de una persona de los que pertenecen a otra, permitiendo que los consumidores realicen elecciones mas o menos certeras de acuerdo a su convivencia. Para que esto se lleve a cabo, es necesario que tenga capacidad para distinguir dichos productos o servicios, esto es, que tenga fuerza o vocación distintiva. Si careciese de ella, no podría considerarse una verdadera marca, ya que no permitirá que el usuario signe sus productos o servicios de manera tal que en el mercado se puedan diferenciar estos de aquellos que pertenecen a sus competidores y por tanto, que el consumidor elija sin incurrir en mayores costos y con una mínima posibilidad de confusión o error.

Al hablar de distintividad se puede estar haciendo referencia a dos supuestos:a) Distintividad inherente al signo en cuestion; y b) Distintividad adquirida por un signo que en, principio, no tiene capacidad para distinguir productos y sevicios y que obtiene ese carácter por el uso que se le da en el mercado. Cabe que nos preguntemos, entonces, si dentro de nuestro sistema juridico se protegen actualmente los dos supuestos anterioresy en todo caso, de no ser asi, ver si se pueden llegar a protegerse.

 

LA TEORIA DEL SECONDARY MEANING.
El secondaring meaning tiene sus raices en el sistema anglosajon en el cualel uso de los signos tiene importancia radical para la obtencion de derechos sobre los mismos. Con esta teoria se busca reconocer el efecto que genera el uso de una denominacion (una figura e incluso una forma) que no es inherentemente distintiva en la mente de los consumidores, esto es, cuando el signo en cuestion es utilizado como marca (distinguiendo un producto o servcio especifico, indicando un origen, etc.), y es reconocido como tal por estos. Como confirma Mc CARTHYsi determinado simbolo o palabra no es inherente del distintivo, puede ser registrado o protegido con marca solo si se demuestra que ha llegado a ser distintivo. Esta adquisicion de distintividad conocida como secondary meaning (significa secundario).

 

Pongamos un ejempo: la palabra “brillante” nuestro idioma puede significar entre otras cosas que “brilla”, “admirable”, o “sobresaliente”. Aplica a productos como a la cristaleria, porcelana y loza, convierte en una denominacion descriptiva de una de las cualidades de dichos productos, constituyen ademas una denominacion laudatoria. Es por lo anterior que dicha palabra no es inherentemente distintiva, no pudiendo , en un principio, ser considerada como marca. Sucede que, a pesar de esto, una empresa decide signar sus productos en especifico la cristaleria que fabrica con dicha denominacion, saliendo esto al mercado en dichas condiciones. Debido a una serie de factores como el nivel de ventas, la calidad de productos, la publicidad, el uso constante del signo, etc. ; el consumidor llega a considerar que “brillante” es una marca, que distingue a un producto en particular de los demas de la misma especie. En la mente del consumidor dicha palabra ha adquirido un significado diferente al que ya tenia. Ahora cada vez que se encuentre con la palabra “brillante”o determinados productos esta viendo un signo que cumple una funcion distintiva, que le garantiza una calidad uniforme, y que esta referido a un unico origen empresarial. Esta nueva forma de ver dicha palabra se conoce como secondary meaning.

 

Para poder hablar de secondary meaning debe existir una primera forma de apreciar el signo en cuestion, esto es, un significado primario. En ejemplo planteado esto se manifiesta con el carácter descriptivo y laudatorio de la palabra “brillante”. En un segundo momento, el consumidor entendera que dicha palabra es utilizada como una marca, distinguiendo por lo tanto, los productos de una determinada persona de los que pertenecen a sus competidores. Asi surgen una nueva forma en que el consumidor conceptualiza la denominacion que viene a acompañar al significado primario ya existente.

 

Cabe aclarar, entonces, que el carácter primario o secundario del significado correspondiente al signo esta referido exclusivamente a su aparicion en el tiempo. No es que uno tenga mayor importancia que el otro o que haya un nivel de dependencia entre los mismos. El secondary meaning es “secundario” porque aparece en unsegundo momento, no porque en la mente del consumidor tenga una menor importancia. Debe tenerse en cuenta que el significado original (primario) y el secondary meaning cumplen funciones economico-sociales distintas por lo que el valor que se le otorga a uno u otro esta intimamente ligado a sus respectivas funciones. Puede darse incluso el caso de que ese significado surgido en un momento posterior se vuelva economicamente mas importante que el primero.

 

El secondary meaning en el sistema norteamericano permite la proteccion, por medio de las reglas de propiedad industrial, de aquellos signos que no son inherentemente distintivos. Se entiende, por tanto, que dicha teoria solo sera aplicable cuando en un primer momento nos encontremos con una denominacion, un trade dress, etc, que no tenga, en principio, fuerza distintiva. El secondary meaning no tiene razon de ser cuando el signo en cuestion es naturalmente distintivo. Si nos encontramos, por ejemplo, con una denominacion como “FANTA”, cuyo significado esta estrictamente referido a su funcion como marca, seria absurdo pensar en un segundo significado ( por lo menos en los terminos que hemos indicado). Lo mismo ocurrira con cualquier otra marca de fantasia o arbitraria (incluyendo a las evocativas). Hay signos que por su propia naturaleza son protegidos ya que originalmente cuentan con determinado grado de vocacion distintiva. En estos casos no sera necesario incurrir en los costos de aprobar la existencia del secondary meaning.

 

Estando claro que esta teoria solo se aplica a los signosque no son inherentemente distintivos, cabe hacer una delimitacion adicional debido a que no todos estos son susceptibles de proteccion como marcas, aun cuando sea evidente la existencia de un nuevo significado atribuido por los consumidores. Tal es el caso de los signos genericos, necesarios y usuales (incluyendo la forma usual y necesaria de los productos). Respecto a estas categorias, en el sistema americano hay un veto a toda posibilidad de acceso al derecho al uso exlusivo, ya que en todos esos casoslos pretendidos signos no distinguen sino identifican al producto o servicio en cuestion (o al genero al que pertenecen), por lo que si un particularse adjudicase alguno de ellos estaria privando a los competidores de un término de uso practicamente indispensable en las correspondientes actividades comerciales, otorgandosele ventajas claramente injustas, producto de la apropiacion de una palabra, frase (u otro elemnto) que se entiende deberia ser de libre acceso para cualquiera. L proteccion por esta via sera factible en cambio, par los casos en que nos encontremos con signos descriptivos.

 

SECONDARY MEANING EN EL SISTEMA PERUANO
La primera duda que surge respecto a la aplicación del secondary meaning en nuestro pais es obvia: ¿Cómo adapatar una institucion originaria del sistema juridico anglosajon al nuestro?Recomendamos que la teoria del secondary meaning surge en un sistema donde se otorga gran importancia al uso de los signos en el mercado y en el que el registro es meramente declarativo. Asi, el primer usuario de la marca es el que obtiene los derechos sobre esta. En nuestro sistema, en cambio, el primero que inscribe el signo a favor suyo es el que obtendra el derecho al uso exclusivo del mismo.

 
Ante la esencial diferencia entre los dos sitemas juridicos surgen dos posiciones. Para unos la teoria del secondary meaning es inaplicable en sitemas juridicos donde el registro es constituido del derecho sobre la marca. Esta perspectiva es asumida, por ejemplo por BERTONE Y CABANELLAS cuando afirman que “en el derecho Argentino, y en la mayoria de legislaciones de corte latino, los signos “son” o “no son” distintivos; se aparta con ello la perspectiva historicista del Derecho anglosajon, según la cual los signos que no son en sí distintivos pueden, a lo largo de los años, y según el uso que se haga de ellos, adquirir una “significacion marcaria” ante los consumidores.

 
Hay quienes entienden, sin embargo, que esta teoria si puede aplicarse a paises como el nuestro. Es el caso de MARQUEZ que afirma, referiendose al sistema de propiedad industrial que rige los paises de la Comunidad Andina, que “es posible que un signo que no posea aptitud distintiva en el momento de su adopcion como marca, pueda adquirirla posteriormente en relacioncon los productos o servicios que distingue.

 
Para que esta fuerza distintiva pueda adquirse es preciso que ocurran ciertas circunstancias que afectan a la propia naturaleza del signo, y que el mismo sea efectivamente usado en el trafico comercial.
Nosotros optamos por la segunda posicion, consideramos que no se puede dejar de lado el papel vital de los consumidores en el desarrollo y vigencia de una marca aun cuando nuestro sistema sea atribuido, y mas aun cuando dicha proteccion no tendria porque considerarse inaplicable en un sistema registral. Por supuesto, el secondary meaning funcionara de una manera distinta en un sistema de tal naturaleza (como el nuestro). Seria absurdo siquiera considerar que una institucion importada de otro sistema juridico funcione de la misma manera que en este ultimo. Primero por que el sistema de leyes es distinto; segundo por que el marco social, economico y cultural tambien lo es. Asi, si traemos una institucion de un sistema que se basa en el uso a otro basado en el registro, asumiendo que se pueda adoptar, nunca funcionara de la misma manera. Y aun mas, dicha institucion funcionara de una manera diferente en cada uno de los diversos sistemas que se basan en el registro que puedan utilizarla, sencillamente porque cada uno pertenece a sociedades con valores, problemas, etc.; en muchos casos similares pero nunca identicos (incluso si importasemos una institucion de un sistema registral, su aplicación en nuestro pais no seria exactamente igual a la que se efectua en el pais de origen).
No basta con afirmar que una institucion puede aplicarse. Es necesario observar si esto se puede efectuar en base a las normas de la materia. Debe analizar entonces si nuestro sistema normativo actualmente permite dicha proteccion.

 
El Convenio de Paris indica en su articulo 6° “las condiciones de deposito y de registro de las marcas de frabica o de comercio seran determinados en cada pais de la Union por su legislacion nacional. Es necesario, entonces remitirnos a esta ultima para efectuar cualquier analisis.

 

OBSERVANCIA DE LA PROTECCION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA
La importancia de analizar los criterios en que se basa la proteccion de las marcas notoriamente conocidas radica en la relevancia economica que tienen estas en nuestra sociedad. Dependiendo de dichos criterios la referida proteccion sera menos eficiente.

 
La OMPI en este momento esta flesibilizando los criterios para determinar la notoriedad; el GATT se encuentra en la misma orientacion, el presente articulo pretende una reflexion en torno a los criterios que actualmente viene aplicando INDECOPI para el otorgamiento de las marcas notorias, mas aun si tenemos en cuenta que la legislacion peruana es mas amplia, general y flexible que la legislacion extranjera en materia de marcas notorias en el mundo. Los aspectos eminentemente juridicos queremos dejar establecido el rol estrategico que cumplen las marcas notorias en el desarrollo de las empresas, de las que constituyen su principal patrimonio; y su relacion con la inversion extranjera directa, la adquisicion de nuevas tecnologias y en general sobre el “conocimiento”, “informacion” concentrada que caracteriza a las marcas notorias, especialmente porla conocida calidad y aceptacion por parte de los consumidores de los productos y/o servicios que amparem.

 

BASE LEGAL
PROTECCIÓN A LA MARCA NOTORIA EN LA DECISON 344 DEL ACUERDO DE CARTAGENA
En la decision 344 del Acuerdo de Cartagena el art. 83 inciso d) y e), se protege la marca notoria con independencia de la clase y del territorio es decir se considera que cuando una marca entra en conflicto con otra que es notoriamente conocida la protecxcion ala mencionada marca se da tanto en casos en los que el registro o solicitud se refiere a los productos que los que ampara la marca notoria, a productos similares como a los productos distintos que no son identicos, ni similares a los cuales se aplica la marca notoriaamente conocida, con relacion al territorio, laproteccion de la marca notoria excluye que la marca notoria esta siendo utilizada o solicitada o registrada en el pais,ni tampoco que sea notoriamente conocida en el pais en el que se le ha protegicdo exclusivamente, ya que amplia el territorio a partir del Pacto Andino a cualquier otro pais a nivel internacional sujeto a reciprocidad.

 

Decision 344 dice:
a) la extension de su conocimiento entre el publico consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para lo que fue acordado.
b) la intensidad y el ambito de la difusion y de la publicidad o promocion de la marca.
c) La antigüedad de la marca y su uso constante.
d) El analisis de la produccion y de mercadeo de los productos.
PROTECCION A LA MARCA NOTORIA EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC COMO PARTE DE LA ACTUAL ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
El acuerdo sobre los APIC (Aspectos sobre los Derechos de propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), en el articulo 16, parrafo 3, ademas de incorporar la norma de articulo6 del convenio de Paris, queda la proteccion a las marcas notorias para productos identicos o similares siempre y cuando se den ciertas circunstancias. Las normas ADPICgarantizan una proteccion minima permitiendo a los legisladores nacionales una mayor proteccion de los derechos y discrecion en su observancia efectiva.

 

PROTECCION A LA MARCA NOTORIA EN LA LEY PERUANA D.L 823
La Ley peruana de Propiedad Industrial D.L823 en su art.130 inciso d) y e) transcribe los incisos d) y e) del articulo 83 de la Decision 344; ademas de los titulos XI sobre las marcas notoriamente conocidas, en el Art.186 reconoce una proteccion especial a la marca notoriamente conocida, para evitar tanto el aprovechamientio indebido de la notoriedad de la marca por parte de terceros que carezcan de derecho como para evitar la dilucion de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; cabe destacar que en el art.187 e establece lo mismo que en los incisos anteriores y ponen en sus incisos a, b y c, tres condiciones para cuando la proteccion de la marca notoria se aplica con independencia de la clase las que son: cuando pueda causarse un riesgo de asociacion; cuando sea probable un aprovechamiento injusto y cuando pueda causar la dilucion del signo notorio o pueda causar un descredito o desprestigio del signo.

 
Este art. Es aplicable a los casos en que siendo la marca conflictiva con la notoria o una parte importante de ellla es identica o similar a la marca notoria y permite al titular legitimo de la notoria tomar las medidas contra el uso, solicitud de registro o registro independiente de los productos a los que se aplica la marca conflictiva, es decir podrian ser productos o servicios totalmente distintos. Basta con que se cumpla una de las circunstancia establecidas en este articulo para que se impida tan pronto como sea posible el uso indebido, el optorgamiento del pretendido registro o se invalide el registro ya obtenido. Las medidas prohivitivas del uso y la invalidacion del registro de la marca conflictiva con la notoria no estan sujetos a un limite de tiempo.

 

CASOS DE MARCAS CONOCIDAS RECONOCIDAS COMO TAL.
En el periodo sean reconocido 15 marcas notorias aproximadamenteentre ellas estan: Polo, Cristal, Seven up, Reebock, Adidas, Nike, Repley, Budweiser, Hamilton, Cocacola, TripleA, Fisher-Price, Milkito, IncaKola.

 

POLO:En las resoluciones de primera (Resolucion N°2110-95-INDECOPI/OSD de fecha 28-02-95-INDECOPI/TDCPI de fecha 25-07-95) se reconoce la notoriedad porque se han presentado debidamente legalizadas las pruebas, sin embargo no hay criterios detallados para el reconocimiento de su notoriedad.

CRISTAL: En las resoluciones de primera instancia (Resolucion N°05359-95-IINDECOPI/OSD de fecha 16-05-95) y segunda instancia (Resolucion N° 229-96-INDECOPI/TRI de fecha 27-02-96) se reconoce la notoriedad de la marca, por haberse acreditado los sgtes hechos:a)la amplia extension de su conocimiento en el publico consumidor, unida al prestigio de la marca; se probo con informes gerenciales de marketing, encuestas.
b) la intensidad y ambito de la difusion y de la publicidad o promocion es acreditado con publicaciones de marketing estrategico, inversion publicitaria, publicidad y rating, cassette para radio, revistas.
c)antigüedad y uso constante de la marca mediante un libro, la publicidad sobre la empresa BACKUS, autorizacion del Ministerio de Agricultura y copia de certificados de la marca desde hace 30 años.

 

ADIDAS: En la Resolucion N°9210-95-INDECOPI/OSD de fecha 24-07-95 se reconoce la notoriedad de marca teniendo en cuenta abundante documentacion presentada consistente en :catalogos de comercializacion para distintos mecados; facturas de venta en distintos paises del mundo incluyendo el Perú; material publicitario referido a exitos de la empresa; muestras de zapatillas, etiquetas y cajas; certificados en el Perú y certificados en diversos paises del mundo y el certificado mundial de OMPI.

 

BUDWEISER:En la resolucion de primera instancia, Resolucion N°8214-95-INDECOPI/OSD de fecha 30-06-95, que ha quedado consentida se reconoce la notoriedad de la marca con base.
a)deversos certificados a nivel mundial.
b)abundante publicidad
c)documentos de antiguedad en su pais de origen. El argumento central de BUDWEISER es una marca notoria y que no necesita uso en el pais frende a la marca BUD que no acredita notoriedad. Se ha aplicado un criterio de notoriedad con base a la clasificasion de la nomenclatura de NISA.

 

SEVEN UP:En las resoluciones de primera instancia (Resoluciones N°06179-95-INDECOPI/OSD de fecha 06-06-95) y segunda instancia (resolucion N°409-96-INDECOPI/TRI de fecha 19-03-96) se reconoce la notoriedad, con base a los criterios del articulo 84 de la decision 344 considerando, ademas que se ha acreditado verosimilmente la notoriedad de la marca de las pruebas presentadas. Declaracion de un abogado, copia de la portada del libro de simbolos de america, publicidad aparecida en una revista donde estan los gastos de publicidad correspondientes a 10 años; lista de 100 Estados en los que esta registra la marca en 25 paises, una resolucion uruguaya de reconocimiento de la notoriedad de la marca.

 

NIKE: La resolucion N°15644-INDECOPI/OSD de fecha 04-12-95 se reconoce notoriedad de la marca teniendo en cuenta : certificado de la marca en diversos paises del mundo incluido el Perú; solicitudes de registro; certificados titularidad de la marca; declaracion jurada del gerente para america latina por el que se acredita por el ingreso de los productos al Perú.

 

TRIPLE A: La resolucion N°12892-INDECOPI/OSD de fecha 07-10-96 para reconocer la notoriedad se ha basado en que la marca obtuvo registro en 1916 y fue usada por primera vez en 1960 publicidad y difusion de la marca se demostro una cantidad significativa de folletos correspondientes a 9 años; la difusion de AAA establecio vimculos cooperativos e intercambio con un sin numero de paises, incluye al Touring y Automovil Club. El argumento es por ser marca notoriamente conocida rompe el principio de especialidaddice que tiene niveles de notoriedad de acuerdo a los convenios que tiene Perú con USA.

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